【裁判要旨】
離職員工在原單位參與過與涉案專利有關的技術支持、技術標準制定、技術方案的修改等工作，其以在原單位工作過程中接觸和了解的特殊技術信息、技術缺陷、技術改進需求等內容為基礎申請的發(fā)明創(chuàng)造，應認定為《中華人民共和國專利法實施細則》第十二條第一款第（三）項所規(guī)定的“與其在原單位承擔的本職工作有關的發(fā)明創(chuàng)造”，該發(fā)明屬于職務發(fā)明，其專利申請權應歸原單位所有。
【案件信息】
一審：蘇州中院(2016)蘇05民初407號民事判決書
二審：江蘇高院（2017）蘇民終2066號民事判決書
【案情摘要】
威圖公司設立于2001年12月20日，注冊資本3563.6萬美元，經營范圍為生產、加工電子專用設備、數據通信和接入網通信等網絡控制設備、智能化冷卻系統(tǒng)及工業(yè)機柜系統(tǒng)以及銷售公司自產產品等。
2014年1月24日，辛柏公司取得蘇州市太倉工商行政管理局核發(fā)的名稱預先核準通知書，同年3月6日正式設立，經營范圍包括研發(fā)、制造、銷售配電設備、冷卻設備、電子元器件、工業(yè)機柜及配件、IT機柜及配件、機箱等。發(fā)起人股東包括萬控集團有限公司、太倉市新島包裝材料有限公司、楊某某、趙某及本案被告鄭某某。2014年5月26日，辛柏公司向國家專利局申請一項名稱為“機柜框架用型材”的發(fā)明專利，該專利申請發(fā)明人為杜某某、鄭某某，申請?zhí)枮?01410224711.7。該發(fā)明創(chuàng)造涉及一種機柜框架用型材，其說明書第一頁背景技術中闡述了機柜是用來存放計算機和某些控制設備的物件，第二頁發(fā)明內容部分則闡述了該發(fā)明采用以上結構，相比現(xiàn)有技術具有如下優(yōu)點：型材的朝向機柜外部的第一外板和第二外板及朝向內部的部分內板的兩端部開設安裝孔，可通過螺接、鉚接等方式將型材連接以組裝成機柜框架，相比傳統(tǒng)的焊接方式，組裝簡單方便，在運輸、安裝、生產、倉儲等方面都極大地提升了效率，實現(xiàn)了資源的合理利用及配置，而且節(jié)省了資源，減少了對環(huán)境的污染；外板上開設多個安裝孔即可方便將型材組裝也方便安裝固定門板、側板等機柜外部相關配件，內板上按一定序列開設序列孔，機柜內部可自由靈活地擴展安裝設備。
涉案發(fā)明專利申請的發(fā)明人之一杜某某畢業(yè)于陜西理工大學工業(yè)設計專業(yè)，于2011年7月18日入職威圖公司。威圖公司在杜某某的員工信息登記表中登記的職位為產品開發(fā)工程師，在雙方訂立的勞動合同中，載明杜某某的工作部門為PM部門的Product Engineer（產品工程師）。2014年3月31日，杜某某向威圖公司提出離職申請，后進入辛柏公司就職，2015年9月1日，杜某某經工商核準登記為辛柏公司股東之一。
涉案發(fā)明專利申請的另一發(fā)明人鄭某某曾留學德國，從事化學專業(yè)研究，獲工學博士學位證書。2004年9月30日入職威圖公司，任執(zhí)行董事，具體負責每月向股東匯報威圖公司的經濟狀況，編制下一年度的年度計劃。2013年10月29日，鄭某某向威圖公司提出離職，后作為發(fā)起人股東之一投資設立了辛柏公司。
一審訴訟中，威圖公司提交了存儲于公司服務器內的公司員工部分往來電子郵件。其中，在2011年12月13日由威圖公司的趙某向鄭某某轉發(fā)了由袁某某發(fā)送的主題為“地鐵行業(yè)與杜某某”的一份郵件，提到了當時杜某某已實際進入針對地鐵行業(yè)機柜產品的研究中，其內容包括：“為了地鐵行業(yè)業(yè)務的持續(xù)拓展，spec in team需要PM杜某某留下。原因：（1）spec in絕不是簡單銷售業(yè)務前端操作，而是一個業(yè)務組合，需要銷售+技術+商務+售后服務這個平臺支持，請公司認真考慮和對待；（2）威圖機柜與地鐵行業(yè)工藝要求不符，如果要在這個行業(yè)持續(xù)深挖拓展，目前根據各地地鐵行業(yè)業(yè)主和集成商的要求和建議，威圖需要在2012年開發(fā)出針對地鐵行業(yè)的專業(yè)產品。經過與杜某某合作與……等行業(yè)內客戶交流，我覺得杜某某在產品技術方面是一個十分難得的人才。在10月份起，杜某某已經開始介入針對地鐵行業(yè)機柜的研究中，這個工作需要連續(xù)不中斷的著手進行。地鐵行業(yè)業(yè)務競爭越來越激烈，專業(yè)要求越來越高，所以懇請部門和公司認真考慮上述意見！”。此后，在2012年3月29日袁某某發(fā)送給趙某的一份郵件中提到：“3月28日，在……與針對機電系統(tǒng)機柜規(guī)劃統(tǒng)一性問題與寧波地鐵機電部專工進行了項目溝通，后期技術指標以及圖紙等事項，將由PM部門杜某某負責技術部分的處理……”。次日，趙某向“l(fā)ihongni”轉發(fā)、向鄭某某抄送了由袁某某發(fā)送的主題為“建議獎勵的人員”的郵件，其中推薦對杜某某進行部門獎勵，并提到了杜某某參與了有關項目的機電系統(tǒng)機柜技術確定、6號線綜合監(jiān)控機柜技術處理等工作。此外，在2011年8月8日至2014年2月19日期間杜某某發(fā)送的多封電子郵件中，其都在郵件中針對客戶機柜產品的需求提出了具體的改進方案，或提交了針對客戶機柜產品繪制的結構圖及具體參數。
【法院認為】
蘇州中院一審認為：
威圖公司主張第201410224711.7號、名稱為“機柜框架用型材”的發(fā)明專利申請系本案第三人杜某某從威圖公司離職后一年內作出的、與其在威圖公司承擔的本職工作有關的發(fā)明創(chuàng)造，屬于職務發(fā)明創(chuàng)造。因此，認定訴爭專利申請是否屬于職務發(fā)明創(chuàng)造，應首先查明杜某某在威圖公司的主要工作內容。
現(xiàn)有證據表明，杜某某就學期間的專業(yè)為工業(yè)設計，畢業(yè)后曾在國基電子（上海）有限公司從事通訊網絡機柜的設計開發(fā)，應具有一定自主機柜開發(fā)設計的能力。在杜某某進入威圖公司后，威圖公司在其勞動合同中確定的職位為產品工程師，在員工信息登記表中則將其職位登記為產品開發(fā)工程師。
辛柏公司及杜某某本人辯稱杜某某在威圖公司僅從事產品銷售，不承擔產品研發(fā)的工作職責，一審法院認為，盡管訴訟中威圖公司未能充分舉證證明產品工程師或產品開發(fā)工程師的具體工作內容，但僅根據威圖公司在招聘網站對產品工程師職位的描述，也有“提供技術支持并為客戶提供解決方案”等要求，特別是其訴訟中提交的大量電子郵件可充分表明，杜某某在進入威圖公司后的2011年下半年起，已實際從事針對地鐵行業(yè)不同客戶的機柜產品開發(fā)與設計改進，且電子郵件附件中部分機柜設計圖紙也與涉案專利說明書中的機柜框架結構、連接方式具有高度關聯(lián)性。因此，杜某某在威圖公司的本職工作內容當中包括了機柜產品的設計及方案的改進。辛柏公司、鄭某某辯稱涉案發(fā)明專利申請系其自主研發(fā)的發(fā)明創(chuàng)造，但始終未能提供任何證據予以證實，該主張無事實依據不能成立。綜上，應認定杜某某所完成的涉案發(fā)明專利屬于威圖公司的職務發(fā)明創(chuàng)造，其申請權應歸威圖公司所有。
就涉案專利申請發(fā)明人的認定。根據《中華人民共和國專利法實施細則》第十三條的規(guī)定，專利法所稱發(fā)明人，是指對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中，只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發(fā)明人。
雖然鄭某某在涉案專利申請文件上被記載為發(fā)明人，但是，根據查明事實，無論從鄭某某的專業(yè)背景還是工作經歷上看，其均不具備研發(fā)涉案發(fā)明創(chuàng)造的能力；鄭某某亦未能舉證證明其在作出涉案發(fā)明創(chuàng)造過程中有任何創(chuàng)造性的貢獻，故此，應認定鄭某某并非涉案發(fā)明專利的實際發(fā)明人。
至于辛柏公司、鄭某某辯稱的確認涉案發(fā)明專利申請的發(fā)明人為杜某某的訴訟請求與本案專利申請權權屬糾紛屬于不同的法律關系，故應予駁回的意見，一審法院認為，專利申請權權屬糾紛的審理，需在確定發(fā)明創(chuàng)造的實際發(fā)明人的基礎上，作出該發(fā)明創(chuàng)造是否構成職務發(fā)明的認定，兩者不可分割，辛柏公司、鄭某某該辯解意見沒有法律依據，不予支持。
就威圖公司請求辛柏公司、鄭某某賠償經濟損失及合理費用的主張。因本案專利申請權權屬糾紛屬確權之訴，故威圖公司在本案訴訟中同時要求給付費用的主張沒有法律依據，不予支持。
江蘇高院二審認為：一審判決確認鄭某某并非涉案專利發(fā)明人并無不當
首先，本案系威圖公司起訴要求確認涉案發(fā)明創(chuàng)造屬于職務發(fā)明的案件，但是由于我國專利申請過程中對登記的發(fā)明人并不做實質性審查，因此可能存在登記的發(fā)明人并非實際發(fā)明人的情形。在此情況下，人民法院在判斷涉案發(fā)明創(chuàng)造是否屬于職務發(fā)明時，應當結合實際發(fā)明人身份，根據相關法律法規(guī)判斷是否屬于職務發(fā)明。故此，一審法院將確認鄭某某是否系發(fā)明人及涉案發(fā)明創(chuàng)造是否屬于威圖公司職務發(fā)明的訴訟請求在一案中審理，不違反法律規(guī)定，并無不當。
其次，如前所述，專利申請時登記的發(fā)明人并非一定是實際發(fā)明人。而本案中鄭某某的學歷背景是化學工程專業(yè)，在威圖公司從事的是行政管理工作，與涉案專利涉及的機柜框架及型材設計等技術領域并無明顯關聯(lián)。威圖公司主張鄭某某并非涉案發(fā)明專利的實際發(fā)明人，屬于消極事實，故在鄭某某堅持認為其是實際發(fā)明人的情形下，一審法院分配舉證責任，要求鄭某某舉證證明其對涉案發(fā)明創(chuàng)造作出創(chuàng)造性貢獻，亦無不當。一審中，鄭某某表示在涉案發(fā)明創(chuàng)造中做了組織、構思、細節(jié)設計的創(chuàng)造性工作，但并未提交任何證據證明具體做了哪些工作。二審庭審中，鄭某某表示“整個機柜作出這樣的構思，整個設計需求是我提出來的，有過開會，也有開會記錄，但不一定記錄的很詳細”“構思好之后，就跟技術團隊商量要作這個事情，是通過開會跟技術團隊安排的，有開會但是不知道是否有記錄”。在法庭向其釋明需要具體舉證后，鄭某某又表示“暫時手上沒有這樣的證據證明我參與涉案專利技術的創(chuàng)新活動”。綜上，鄭某某在一、二審中均未提交任何證據證明其在涉案發(fā)明專利的技術方案形成過程中做了哪些具體的創(chuàng)造性工作，因此一審法院確認鄭某某并非涉案發(fā)明專利的實際發(fā)明人，具有事實和法律依據。
二、涉案發(fā)明專利申請權應歸屬威圖公司所有
《中華人民共和國專利法》第六條規(guī)定，執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造。職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人?！吨腥A人民共和國專利法實施細則》第十二條規(guī)定，專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務所完成的職務發(fā)明創(chuàng)造，是指:
（一）在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造；
（二）履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發(fā)明創(chuàng)造；
（三）退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造。
專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質技術條件，是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。
本案中，各方當事人對于杜某某系涉案發(fā)明專利的發(fā)明人均不持異議，且均認可涉案專利是杜某某離開威圖公司之后1年內所申請。同時，如前所述，鄭某某并非涉案專利的實際發(fā)明人，故確定涉案發(fā)明專利申請權是否歸威圖公司所有的關鍵，是確定涉案發(fā)明創(chuàng)造是否與杜某某在威圖公司承擔的本職工作或者分配的任務有關。對此本院認為，根據一、二審中威圖公司提交的相關證據，可以證明涉案發(fā)明創(chuàng)造與杜某某在威圖公司的本職工作相關。
首先，威圖公司提交的多份電子郵件內容顯示，杜某某在威圖公司的工作包括技術方面的內容，并非僅是簡單的售前售后服務。如2011年12月13日袁某某的電子郵件中提到“杜某某在產品技術方面是一個十分難得的人才?！?012年3月29日袁某某發(fā)送給趙某的一份郵件中提到“針對機電系統(tǒng)機柜規(guī)劃統(tǒng)一性問題與寧波地鐵機電部專工進行了項目溝通，后期技術指標以及圖紙等事項，將由PM部門杜某某負責技術部分的處理”。在2012年1月10日傅某某發(fā)送給趙某的郵件中提到“以下附件是我和杜某某今天與南瑞的龐工、馬工溝通討論的關于威圖機柜標準的相關事宜，具體的內容我和杜會一起落實，給南瑞制定地鐵的機柜標準?！?/p>
其次，從威圖公司提交的多份電子郵件可以看出，杜某某是以威圖公司名義進行的相關活動。杜某某在與旭立峰公司聯(lián)系過程中，均使用的是單位工作郵箱，而旭立峰公司在給杜某某的成本分析及報價單中，顯示的報價對象也是威圖公司，并非杜某某個人。在杜某某將相關信息發(fā)郵件給其上級趙某后，趙某轉發(fā)給公司質量部經理蘇某某，說明該項工作涉及威圖公司多個部門參與，這與杜某某自稱其僅是找趙某個人幫忙的主張明顯不符。在2012年7月23日，杜某某發(fā)送給旭立峰公司石總標題為“型材框架new version 請報價”的郵件中，其表示“預計不出差錯，我老板會月末來您公司做下相關洽談與確認”，進一步表明相關工作威圖公司領導也知曉。
再次，涉案發(fā)明專利技術方案與杜某某在威圖公司所做工作存在關聯(lián)性。從本案一、二審諸多證據中可知，杜某某雖然是在銷售部門工作，但其并非普通的銷售人員，而是參與了技術支持、技術標準的制定、技術方案的修改等工作。杜某某亦認可其在威圖公司任職是產品售前的技術支持工作，與客戶的溝通中會涉及產品技術問題。正因為杜某某工作性質的特殊性，使其對地鐵行業(yè)機柜標準、型材的特定需求、現(xiàn)有產品存在的缺陷不足等內容有了較為深入的接觸和了解。發(fā)明創(chuàng)造往往都是克服現(xiàn)有技術中存在的缺陷所作的創(chuàng)新，杜某某在威圖公司從事的本職工作，使其掌握了大量該類產品在實際使用中存在的問題及需要改進的內容。在此基礎上，杜某某提出并申請涉案發(fā)明專利，該發(fā)明創(chuàng)造的技術方案與其在威圖公司的工作內容必然存在密切關聯(lián)。
威圖公司二審中提交的其母公司德國利塔爾兩合公司2014年2月20日申請，名稱為“輪廓件（TS8）”的外觀設計專利具有與涉案專利相類似的“序列孔”特征，且該外觀設計專利的申請日在涉案專利申請日之前。由此可知，杜某某在威圖公司工作期間，威圖公司母公司也在對涉案專利相關的技術進行設計、研發(fā)，并取得一定成果。杜某某作為威圖公司中參與技術工作的人員，存在了解相關技術內容的可能性。此外，2013年1月30日，杜某某發(fā)送給旭立峰公司標題為“方案及報價”的郵件中，附件中的產品截面圖與涉案專利說明書中的附圖1相類似，已經可以看出包含有“第一外板、第一限位板、第一密封板、第一內板、第二內板、第三內板”等與涉案專利權利要求1中的部分技術特征相同的技術特征，可以進一步證明杜某某在威圖公司所做的機柜框架、型材等設計與涉案發(fā)明專利技術方案存在關聯(lián)性。
最后，三上訴人提交的辛柏公司與廣州冷彎機電設備有限公司簽訂的《TS12立柱冷彎成型沖孔流水線技術合同》《TS18立柱冷彎成型沖孔流水線技術合同》等證據，并不能證明完成涉案發(fā)明專利的物質技術條件由辛柏公司提供。辛柏公司與廣州冷彎機電設備有限公司簽訂技術合同的日期是2014年5月23日，僅在涉案專利申請日之前3天。從常理分析，一個發(fā)明創(chuàng)造從構思到技術方案的完善再到專利申請文件的撰寫、提交，一般不可能在3天內完成。因此在辛柏公司簽訂相關技術合同時，涉案發(fā)明專利的技術方案應該已經完成，故三上訴人認為涉案專利系辛柏公司提供物質技術條件完成的主張不能成立，本院不予支持。
據此，涉案發(fā)明專利是杜某某在與威圖公司終止勞動合同1年內作出的，與其在威圖公司承擔的本職工作有關的發(fā)明創(chuàng)造，其專利申請權應歸屬威圖公司所有。
一審判決：一、確認第201410224711.7號發(fā)明專利的發(fā)明人為杜某某；二、確認第201410224711.7號發(fā)明專利的申請權為威圖電子機械技術（上海）有限公司所有；三、駁回威圖電子機械技術（上海）有限公司的其他訴訟請求。
二審判決：駁回上訴，維持原判。
一審合議庭：莊敬重、任小明、浦智華;
二審合議庭：魏明、袁滔、史乃興，法官助理：顧正義
